IP õiguste üleandmise leping arendajatele: õigusjuhend, mida iga idufirma vajab

Noorettevõte kümnest insenerist, Series A tingimuste leping laual ja üks probleem, mida keegi ei märganud, kuni investori advokaat küsis: "Kellele see kood tegelikult kuulub?"

See on küsimus, mis tapab tehinguid. Ja seda on peaaegu alati võimalik vältida ühe dokumendiga, mis allkirjastatakse enne esimest koodi versiooni — IP õiguste üleandmise leping.

See juhend hõlmab kõike: mis see leping on, millised klauslid on olulised, miks USA work-for-hire doktriin ei ole asendaja, mida California tööseadustiku §2870 muudab Lääneranniku noorettevõtete jaoks, kuidas rahvusvaheline värbamine keerustab omandit ja mida omandajad uurivad M&A õigusliku kontrolli ajal. Lõpus on ka tasuta mall.

Üks märkus enne alustamist: siin pole juriidilist nõustamist. Konkreetsed IP olukorrad — eriti rahvusvahelises või M&A kontekstis — nõuavad kvalifitseeritud advokaati. See on praktiline teatmik, mis aitab esitada paremaid küsimusi ja tuvastada probleeme, enne kui need kulukaks muutuvad. Ma olen näinud, kuidas lihtsalt unustatud allkiri muudab miljonite väärtuses tehingu nädalatepikkuseks õigustööks.

Kui mõtled laiemalt dokumentide valiku peale, mida IT-ettevõte peab õigesti vormistama, siis lepingu ja kokkuleppe vahe on hea lähtekoht, enne kui allpoolt detailidesse süvened.

IP õiguste üleandmise leping on õiguslik leping, mis kannab intellektuaalomandi — lähtekoodi, patente, ärisaladusi, autoriõigusi, kaubamärke või nende kombinatsiooni — omanikku loojalt teisele poolele, tavaliselt ettevõttele.

Oluline sõna on "üleandmine." Erinevalt litsentsist, mis annab luba IP-d kasutada, samal ajal kui looja säilitab omandiõiguse, liigub üleandmisega omand täielikult üle. Algne looja ei oma enam seda, mida ta tegi; ülevõtja omab.

Tarkvaramaailmas on see kõige olulisem kolmes olukorras:

• Kui töötaja kirjutab koodi ettevõtte ajal (või ettevõtte seadmetel)
• Kui töövõtja või vabakutseline ehitab midagi teenuslepingu alusel
• Kui asutaja annab olemasoleva või varajase töö uuele ettevõttele

Ilma allkirjastatud IP õiguste üleandmise lepinguta igal neil juhtudel läheb omand vaikimisi loojale — mitte ettevõttele, kes töö eest maksab. Paljud algusettevõtted ei tea, et see lünk üldse eksisteerib, kuni see ootamatult probleemi tekitab.

Näed mitmeid akronüüme, mida kasutatakse vaheldumisi: IPAA (IP Assignment Agreement), PIIA (Proprietary Information and Inventions Agreement), CIIA (Confidential Information and Inventions Agreement), PIIAA ja CIIAA. Need on funktsionaalselt sarnased — üleandmine koos konfidentsiaalsusega ühes dokumendis. Konkreetne nimi on vähem oluline kui see, mida dokument tegelikult ütleb.

Inimesed ajavad sageli IP üleandmise ja litsentsimise segamini. Need pole samad ja nende segamine tekitab reaalset õiguslikku riski.

Praktiline erinevus on see: kui sa ütled IP üle, müüd vara. Kui sa litsentsid seda, rendid vara. Üleandmine on püsiv ja kannab kõik õigused üle. Litsents on tavaliselt piiratud ulatuse, geograafia, kestuse või eesmärgi järgi.

Tarkvara algusettevõtte jaoks tuleb küsimus "kas meil on üleandmine või litsents?" tavaliselt esile rahastamise või omandamise ajal, kui ostja advokaat vaatab lepingud üle. Litsents, mis allkirjastamisel hea välja nägi, muutub suureks probleemiks, kui see on ainus dokument, mis seob kriitilise inseneri sinu koodibaasiga.

Kui sa vajad litsentsi üleandmise asemel — näiteks kui kasutad kolmanda osapoole teeki või integreerid API-d — veendu, et litsentsi ulatus kataks tegelikult seda, mida sa sellega teed. "Ainult mittetulunduslikuks kasutamiseks" litsentsid, mis on manustatud tootest tarkvarasse: üllatavalt levinud ohumärk.

Mitte kõik IP õiguste üleandmise lepingud pole samad. Kontekst — töötaja, töövõtja, asutaja või M&A — muudab panused, tüüpilised klauslid ja riskid, kui sa selle valesti teed.

Töövõtja juhtum väärib erilist tähelepanu. Paljud ettevõtted eeldavad, et töövõtja tasumine töö eest tähendab automaatselt, et nad omavad tulemust. Nii see autoriõiguse seadus USAs ega enamikus teistes jurisdiktsioonides ei tööta. Sõltumatu töövõtja omab vaikimisi seda, mida ta loob, kui pole kirjalikku üleandmist. Isegi "töö tellimiseks" doktriin — mida me detailsemalt käsitleme — on spetsiifiliste ja kitsaste nõuetega, mida enamik töövõtja suhteid ei täida.

Asutaja IP on teine kõrge riskiga kategooria. Kui sinu CTO kirjutas kuus kuud koodi enne ettevõtte asutamist ja seda kunagi ettevõttele vormikohaselt ei üle andnud, ei ole ettevõttel selle koodi omanik. Omanik on CTO. Kui ta lahkub halbades tingimustes või lihtsalt ei prioriseeri paberitööd, on sul omandiprobleem. Vaata töövõtja NDA-d tarkvaraettevõtetele seotud kaalutluste kohta konfidentsiaalsuse osas väliste arendajatega töötamisel.

Hästi koostatud IP õiguste üleandmise leping ei ole pikk, aga iga klausel teeb konkreetset tööd. Järgmisena see, mis kuulub tugevasse lepingusse ja miks iga element oluline on.

Üleantava IP ulatus

See määratleb täpselt, mis üle antakse: "kõik leiutised, avastused, autoriõigusega kaitstud teosed, ärisaladused ja täiustused", mida üleandja loob ettevõttega suhte ulatuses. Ulatus peab olema piisavalt lai, et hõlmata tulevast tööd, mitte ainult seda, mis allkirjastamisel eksisteeris.

Ole konkreetne kategooriate osas: patendid, patenditaotlused, autoriõigused, ärisaladused, kaubamärgid, know-how ja moraalsed õigused. Iga kategooria väljajätmine tekitab lünki.

Vastutasu

Et üleandmine oleks õiguslikult täitmisele pööratav, peab ülevõtja pakkuma vastu midagi — vastutasu. Töötajate puhul piisab tavaliselt jätkuvast töösuhtest ja palgast. Töövõtjate puhul töötab teenuse eest makstud tasu. Asutajate puhul, kes annavad ettevõttele asutamise eelne IP, on vastutasu tavaliselt ettevõtte aktsiate andmine.

Kirjuta see alati selgelt välja. "Jätkuva töösuhte ja tasutatud hüvitise arvestuses" ei maksa midagi kirjutada ja väldib hiljem vaidlusi.

Kinnitused ja garantiid

Üleandja peaks kinnitama, et ta tegelikult omab üleantavat IP-d (pole varasemaid üleandmisi kellegile teisele), see ei riiva kolmandate osapoolte õigusi, pole hüpoteek ega koormatust ja ta pole kasutanud kolmandate osapoolte materjale, mis saastaksid IP-d.

Need kinnitused on see, mida omandajad õigusliku kontrolli ajal uurivad. Puhtad kinnitused annavad ostjatele kindlustunde; puuduvad või tingimuslikud kinnitused käivitavad ohumärgid.

Moraalsete õiguste loobumine

Enamikus tsiviilõiguse riikides ja paljudes ELi jurisdiktsioonides on loojatel "moraalsed õigused" — õigus omaksvõtmisele ja õigus vastu seista muudatustele — mis jäävad alles isegi täieliku üleandmise korral. Neid õigusi ei saa alati üle anda, kuid neist saab sageli loobuda.

Kui töötad arendajatega Prantsusmaal, Saksamaal või mujal ELis, ei ole moraalsete õiguste loobumise klausel valikuline. USA arendajatel pole samu seaduslikke moraalseid õigusi, kuid on hea tava lisada globaalne loobumine igal juhul.

Taust-IP ja varasema teoste väljajätt

See on klausel, mis kaitseb töötajaid ja töövõtjaid ekslikult äraandmast IP-d, mida nad lõid enne ettevõttega liitumist. See loetleb tavaliselt "eelneva IP" või "varasemad leiutised" ja välistab need üleandmise ulatusest.

Ettevõtte jaoks soovid, et see väljajätt oleks kitsas ja hästi määratletud — ideaalis koos lisaga, kus loetletakse konkreetsed varasemad tööd. Liiga lai väljajätt võib tekitada ebamäärasust selle kohta, mida ettevõte tegelikult omab.

Work-for-hire kattuvus

Isegi kui konkreetne töö kvalifitseerub USA autoriõiguse seaduse järgi work-for-hire'ks (töö tellimiseks), on väärtuslik lisada selge üleandmine kui pükste ja vööga meede. Klausel peaks kõlama umbes nii: "Kui mõni Töö ei pruugi moodustada töö tellimiseks, annab Üleandja sellega seoses kõik õigused, omandi ja huvid Ettevõttele."

See kõrvaldab igasuguse vaidluse selle kohta, kas work-for-hire doktriin kehtib.

Registreerimise kohustused

Patentide puhul peaks leping määratlema, kes vastutab üleandmise talletamise eest USPTO-s. Autoriõiguste puhul peaks see käsitlema Autoriõiguse Ameti registreerimist, kui see on kohaldatav. Registreerimata üleandmised võivad tekitada prioriteediprobleeme, kui sama IP hilisemalt üle antakse kolmandale osapoolele.

Kohaldatav õigus

Määratle jurisdiktsioon. See muutub kriitiliseks rahvusvaheliste lepingute puhul, kus üleandja asub teises riigis erineva IP seadusega. USA seaduse (tavaliselt Delaware või California) valimine on levinud USA-põhiste noorettevõtete jaoks, kuid see, kas see valik on täitmisele pööratav võõra töövõtja vastu, sõltub konkreetsetest asjaoludest.

Lõpetamine ja jätkumine

Üleandmine ise peaks olema tagasipööramatu — sa ei taha, et omandiõigus pöörduks tagasi, kui töösuhe lõpeb. Konfidentsiaalsuse ja halvustamiskeelu sätted kestavad tavaliselt pärast lõpetamist. Kirjuta see selgelt välja.

Laiahaardelise raamistiku kohta selle kohta, kuidas need dokumendid sobivad kokku IT-ettevõtte lepingute virnas, vaata tarkvaraarenduslepingu malli — see hõlmab, kuidas IP klauslid integreeruvad tööülesannete dokumentide ja teenustingimustega.

USA autoriõiguse seaduse (17 U.S.C. §101) järgi kuulub "töö tellimiseks" tööandjale või tellijale algusest peale; üleandmist pole vaja. Tundub mugav. Aga doktriin on kitsam, kui enamik inimesi arvab.

Millal work-for-hire tegelikult kehtib

Work-for-hire hõlmab kahte kategooriat:

Kategooria 1 — Töötaja töö: Töötaja poolt töösuhte ulatuses loodud teosed. Oluline fraas on "suhte ulatuses." Kood, mis kirjutatud ettevõtte ajal, ettevõtte ressursside kasutades, ettevõtte eesmärkidel: work for hire. Kood, mis kirjutatud kell 2 hommikul isiklikus sülearvutis isikliku projekti jaoks: tõenäoliselt mitte. Isegi kui töötaja on täisajaga.

Kategooria 2 — Tellitud tööd: Spetsiaalselt tellitud tööd, mis kuuluvad ühele üheksast spetsiifilisest seaduslikust kategooriast: kollektiivsete teoste panused, filmi osad, tõlked, täiendavad teosed, kogumikud, õppematerjalid, testid, testide vastused ja atlasid.

Siin on see, mis pole selles nimekirjas: kohandatud tarkvara. Mobiilirakendus, SaaS toode, makseintegratsioon — ükski neist ei kuulu üheksasse kategooriasse. Seega tellitud töö, mis ei sobi seaduslikku kategooriasse, ei saa olla work-for-hire, olenemata sellest, mida leping ütleb.

Miks töövõtjad ei sobi

Sõltumatute töövõtjate puhul kehtib work-for-hire ainult siis, kui (a) töö kuulub ühe üheksasse kategooriasse JA (b) on kirjalik leping, mis seda selgesõnaliselt nimetab work-for-hire'ks. Kohandatud tarkvara ei vasta töövõtjate puhul kummalegi tingimusele. Tulemus on see, et töövõtja, kes ehitab sinu toote, omab seda toodet, kui pole selget kirjalikku üleandmist.

Kui omand pole selge, maksad hiljem kallilt. Juhtumis *Cadence Design Systems v. Avanti!* võtsid Avanti insenerid koodi endiselt tööandjalt (Cadence), sealhulgas väidetavalt IP-d, mida ei olnud korrektselt üle antud. Tulenev kohtuvaidlus kestis aastaid ja maksis Avantile sadu miljoneid. Kuigi see juhtum hõlmas ärisaladuse vargust pigem kui puhtalt IP üleandmise rikkumist, illustreerib see, mis juhtub, kui IP omand on algusest peale ebaselge.

Paralleelne õppetund tuli juhtumist *Waymo v. Uber* (2018), kus Uber omandas ettevõtte (Otto), mille asutas endine Google'i insener, kes väidetavalt võttis omale isesõitva LIDAR tehnoloogiaga seotud varalisi faile. Waymo väitis, et alus-IP-d ei olnud kunagi kehtivalt Google'ilt ära antud. Juhtum lõppes kokkuleppega umbes 245 miljoni dollari väärtuses Uberi aktsiates. Õppetund omandajatele: omandiahela probleem ettevõtte ajaloos ükskõik millal võib saada sinu probleemiks päeval, kui tehing sulgub.

Pükste ja vööga lähenemine

Kuna work-for-hire'l on reaalsed piirangud, on parim tava lisada mõlemad: väide, et töö moodustab work-for-hire'i nii palju kui kohaldatav, pluss selge üleandmise klausel, mis hõlmab kõike, mis ei kvalifitseeru. See sulgeb lünki täielikult ja kõrvaldab igasuguse vaidluse ruumi.

USA autoriõiguse ja patendi mõisted ei reis hästi. Kui sa värbad arendajaid Ukrainas, Indias, Poolas või mujal väljaspool USA-d, satud teistesse vaikereeglitesse ja USA work-for-hire doktriin lihtsalt ei kehti.

USA seisukoht

USA seaduse järgi hõlmab work-for-hire töötajaid (mitte töövõtjaid) ja selge kirjalik üleandmine hõlmab kõiki teisi. USA noorettevõtete standardne PIIA töötab hästi USA-põhiste meeskonnaliikmete jaoks.

ELi seisukoht

ELi liikmesriikidel on oma autoriõiguse süsteemid, kuid mitmed ühised teemad eksisteerivad. Esimene: moraalsed õigused. Berni konventsiooni (mida järgivad enamik riike) järgi on autoritel võõrandamatud moraalsed õigused — sealhulgas omaksvõtu ja terviklikkuse õigused — mis jäävad alles isegi täieliku majanduslike õiguste ülekande korral. Prantsusmaal, Saksamaal ja Madalmaadel neid õigusi ei saa paljudes asjaoludes lepinguga loobuda. Praktiline lahendus on lai "kohaldatava seadusega lubatud ulatuses" loobumine koos kohustusega mitte kasutada moraalseid õigusi.

Teiseks tunnustavad mõned ELi jurisdiktsioonid automaatset töösuhetes loodud IP üleandmist tööandjatele, kuid oluliste erandite ja piirangutega, mis varieeruvad riigiti. Saksamaal näiteks eristatakse tarkvara, mis on loodud tööülesannete raames versus väljaspool tööülesandeid. Madalmaadel on osaline automaatse üleandmise reegel töötavate arendajate jaoks.

Kolmandaks harmoniseerib ELi Tarkvara Direktiiv (Direktiiv 2009/24/EÜ) mõningaid reegleid arvutiprogrammide jaoks, kuid ei kõrvalda riiklikke erinevusi.

Välisriigis töövõtja probleem

See on koht, kus enamik USA noorettevõtteid satub hätta. Arendaja Kiievis või Bangalore'is on sõltumatu töövõtja. USA work-for-hire ei kehti. Nende kohalik seadus ei pruugi omada samaväärseid mõisteid. Kui leping, mis reguleerib kaasamist, ei sisalda selget kirjalikku üleandmist ja ei määra, milline seadus kehtib, on sul tõenäoliselt omandiprobleem.

Lahendus pole keeruline. Iga leping välisriigis töövõtjaga peaks sisaldama:

1. 1.
   Selget üleandmise klauslit, mis kannab kogu IP ettevõttele
2. 2.
   Moraalsete õiguste loobumist "kohaldatava seadusega lubatud ulatuses"
3. 3.
   Kohaldatava õiguse klauslit (tavaliselt Delaware või New York USA ettevõtete jaoks)
4. 4.
   Kinnitust, et töövõtja omab seda, mida ta üle annab

Meeskondadele, kes kasutavad dokumendihaldustarkvara IT-ettevõtetele, kes värbavad välisriigis arendajaid, peaks see liiki rahvusvaheline IP klausel olema standardne mallielement — mitte midagi, mida iga kord nullist koostatakse.

Praktiline mõju sinu lepingutele

Kui sa oled USA noorettevõte arendajatega mis tahes riigis peale USA, mine tagasi ja auditeeri oma olemasolevaid lepinguid. Otsi spetsiifiliselt IP üleandmise klauslit — mitte ainult work-for-hire määratlust. Kui see puudub, saada tagasiulatuv üleandmine kohe allkirjastamiseks. Kohtud on tavaliselt täitnud tagasiulatuvaid üleandmisi, kuid see on palju parem kui mitte midagi.

Samuti tasub märkida: mõned riigid nõuavad IP üleandmiste kohalikku registreerimist, et need oleksid täitmisele pööratavad kolmandate osapoolte vastu, isegi kui need on kehtivad poolte vahel. Ukraina ja India mõlemad omavad registreerimissüsteeme, mida tasub kontrollida, kui sinu meeskond asub seal.

California omab üht töötajasõbralikumat IP seadust Ameerika Ühendriikides. Kui ükski sinu töötajatest töötab Californias, isegi ainult üks, pead sa mõistma California tööseadustiku §2870, enne kui annad neile standardse PIIA.

Mida §2870 tegelikult ütleb

California tööseadustiku §2870(a) ütleb:

> "Igasugune säte töölepingus, mis näeb ette, et töötaja peab oma leiutise õigused tööandjale üle andma või üle andma pakkuma, ei kehti leiutise suhtes, mille töötaja on täielikult oma ajal välja töötanud ilma tööandja seadmete, tarvikute, rajatiste või ärisaladuste teabe kasutamata, välja arvatud need leiutised, mis kas: (1) Puudutavad leiutise mõtlemise või praktikasse viimise ajal tööandja äri või tegelikku või nähtavalt eeldatavat uuringut või arendust; või (2) Tulenevad töötaja poolt tööandja jaoks tehtud tööst."

Teisisõnu: sa ei saa nõuda California töötajalt IP üleandmist, mille ta on täielikult oma ajal, kasutades ainult oma ressursse, töö eest, mis pole seotud ettevõtte praeguse või eeldatava äritegevusega.

Miks see noorettevõtete jaoks oluline on

Kui lisad liiga laia üleandmise klausli — "sa annad üle kõik, mille sa oma töösuhte ajal lood, punkt" — California töötaja PIIA-sse, võib see klausel olla §2870 alusel tühi ja täitmisele pööratav. Halvemal juhul nõuab California tööseadustiku §2872 tööandjaid teavitama töötajaid §2870 kaitsetest ja lisama spetsiifilise teate igasse lepingusse, mis nõuab üleandmist.

Standardne Silicon Valley PIIA sisaldab §2870 väljajätte keelt. Internetist alla laaditud geneeriline mall ei pruugi. Erinevus on selles, kas leping talub California-põhise inseneri väljakutset, kes väidab, et nende isiklik projekt ei olnud üleandmisele kuuluv.

Sarnased seadused teistes osariikides

California pole üksi. Delaware, Illinois, Minnesota, Põhja-Carolina ja Washington kõik omavad sarnaseid, kui vähem agressiivseid seadusi, mis piiravad tööandja IP üleandmise õigusi. Illinois (765 ILCS 1060) ja Minnesota (Minn. Stat. §181.78) omavad peaaegu identilisi sätteid §2870-ga.

Kui sul on töötajaid üheski neist osariikidest, vajab sinu IP õiguste üleandmise leping osariigipõhist väljajätte keelt. Delaware'is asutatud ettevõte California insenerimeeskonnaga vajab California-nõuetele vastavaid lepinguid, olenemata kohaldatava õiguse klauslist.

Praktilised vastavussammud

Iga California töötaja jaoks:

1. 1.
   Lisa §2870 väljajäte üleandmise klauslisse
2. 2.
   Lisa Lisa B (või samaväärne), mis kokkuvõtlikult esitab California seadustiku
3. 3.
   Anna töötajale piisavalt aega ülevaatamiseks enne allkirjastamist. Ära esita seda esimesel päeval kolmekümne muu dokumendi seas ja oota kohest allkirja.
4. 4.
   Lase advokaadil leping üle vaadata, kui sa pole kindel, kas sinu olemasolev keel vastab nõuetele

§2870 eiramine ei tee ainult üleandmise klausli kehtetuks. California kohtud on leidnud, et see võib saastata kogu PIIA-d, kui rikkumine on piisavalt raske.

IP omandiahel on üks esimesi asju, mida tõsine omandaja üle vaatab. Kui sa ehitad väljapääsu poole või planeerid rahastamist, kus investorid viivad läbi õigusliku kontrolli, on mittetäielik IP üleandmine kõige levinum tehingute tapja tehnoloogia omandamistes.

Mida omandajad tegelikult otsivad

Ostja advokaat nõuab iga IP õiguste üleandmise lepingut, mis on kunagi allkirjastatud iga inimese poolt, kes tootele panustas. Nad kontrollivad, et:

• Igal töötajal oleks allkirjastatud PIIA, mis hõlmab kogu töösuhet
• Igal töövõtjal oleks allkirjastatud IP üleandmine (mitte ainult work-for-hire klausel)
• Iga asutaja oleks vormikohaselt andnud ettevõttele asutamise eelse IP
• Iga omandatud ettevõte sinu ajaloos omaks puhtaid IP üleandmisi oma inimestelt
• Patendid oleks registreeritud USPTO-s ettevõtte nimele
• Kolmandate osapoolte avatud lähtekoodi litsentsid ei saastaks varalist koodi

M&A IP õigusliku kontrolli kontrollnimekiri

Kasuta seda kontrollnimekirja investorite või omandajate ülevaatuseks ettevalmistamisel:

Töötajad (praegused ja endised):

• [ ] Allkirjastatud PIIA, mis hõlmab kõiki töösuhte kuupäevi
• [ ] §2870 nõuetele vastav, kui asub Californias
• [ ] Lahkumislepingud kinnitavad, et IP sätted jäid pärast lõpetamist kehtima
• [ ] Pole lahendamata IP vaidluste nõudeid

Töövõtjad ja vabakutselised:

• [ ] Kirjalik IP üleandmise klausel kõigis lepingutes (mitte ainult work-for-hire)
• [ ] Välisriigis töövõtjad kaetud selge üleandmise + kohaldatava õiguse klausliga
• [ ] Tööülesannete dokument viitab IP õiguste üleandmise lepingule
• [ ] Makseandmed vastavad kaasamiskuupäevadele (näitavad, et töö tegelikult tehti)

Asutajad:

• [ ] IP üleandmine täidetud enne või asutamise ajal
• [ ] Kogu asutamise eelne töö kaetud
• [ ] Pole kõrvalkokkuleppeid, mis lahjendaksid üleandmist
• [ ] Asutaja aktsiate omandiplaani graafik (nii et lahkumine ei annaks asutajale mõjuvõimu)

Kolmanda osapoole IP:

• [ ] Avatud lähtekoodi litsentsi inventuur — pole copyleft (GPL) litsentse varas koodis
• [ ] Kõigil litsentsitud IP-del on asjakohane ulatus (äriline kasutus, all-litsentsimine lubatud)
• [ ] Pole endiste tööandjate koodi inkorporeeritud ilma puhta üleandmiseta

Patendi- ja autoriõiguse registreerimine:

• [ ] Kõik patendid ja patenditaotlused registreeritud USPTO-s ettevõtte nimele
• [ ] Autoriõiguse registreerimised võtmeteoste jaoks (valikuline, kuid tugevdab positsiooni)
• [ ] Domeeninimede ja kaubamärkide registreerimised kinnitatud

Väärtuse mõju

IP omandiahela lüngad ei lisa ainult õiguslikke kulusid, need vähendavad väärtust. 50 miljoni dollari suurune omandamine IP probleemiga võib olla ümberhinnatud või ümberstruktureeritud, et hoida osa deposiidis, kuni probleem lahendatakse. Halvimal juhul sureb tehing täielikult.

IT-ettevõtetele, kes valmistuvad õiguslikuks kontrolliks, dokumendihaldussüsteemi kasutamine IT-ettevõtetele, mis hoiab kõiki allkirjastatud lepinguid ajatempliga ja krüptograafilise kontrolliga, muudab selle protsessi dramaatiliselt kiiremaks. Ostjad hindavad organiseeritud, kontrollitava dokumendihoidla juurdepääsu, mitte e-kirjade manuste kaevamist.

Reaalne juhtum: orb-töövõtja

Siin on muster, mis tuleb M&A-s regulaarselt esile: noorettevõte kaasas seemneraha 2021. aastal, tellis MVP arenduse välisriigis agentuurilt tol talvel ja ehitas 2025. aastaks omandamist väärt toote. Aga keegi ei läinud kunagi tagasi, et saada agentuurilt allkirjastatud IP üleandmine. Agentuuri standardleping oli "work for hire" klausel, mis ei kehti rahvusvaheliste töövõtjate suhtes. Omandaja advokaat märgib selle; agentuur on nüüd likvideeritud; originaalarendajad on hajunud. Järgnevad kuud õigustööd.

See lugu on ennetatav. Anna IP korrektselt üle kaasamise ajal — see võtab lepingus ühe lisalehe.

IP õiguste üleandmise lepingu allkirjastamine loob kehtiva lepingu poolte vahel. Selle üleandmise talletamine vastava valitsusasutusega kaitseb sind kolmandate osapoolte nõuete eest.

USPTO üleandmise talletamine (patendid)

Patentide ja patenditaotluste puhul nõuab USA seadus (35 U.S.C. §261) üleandmiste talletamist USPTO üleandmise osakonnas, et kaitsta sama leiutaja hilisemate üleandmiste eest. Kui pettur leiutaja annab sama patendi kahele erinevale osapoolele, võidab tavaliselt see osapool, kes registreeris esimesena, olenemata sellest, milline üleandmine allkirjastati esimesena.

Registreerimine pole kohustuslik, kuid praktikas on see sisuliselt nõutav. M&A õigusliku kontrolli ja patendi litsentsimine nõuavad mõlemad registreeritud omandi kinnitust. Maksumus on mõnisada dollarit üleandmise kohta ja protsess on lihtne.

USA Autoriõiguse Ameti registreerimine

Tarkvara puhul tekib autoriõigus automaatselt loojale (või ülevõtjale) loomise hetkest. Registreerimine pole kehtivuseks vajalik. Kuid autoriõiguse registreerimine USA Autoriõiguse Ametis enne rikkumist (või kolme kuu jooksul avaldamisest) avab seaduslikud kahjutasud — mis võivad ulatuda kuni 150 000 dollarini teose kohta tahtliku rikkumise korral — ilma tegelike kahjude tõendamata.

Tuumiktoote koodi jaoks on autoriõiguse registreerimine odav kindlustus. Autoriõiguse Amet registreerib ka omandi ülekandeid, mis loob avaliku kirje.

Ärisaladuse kaitse

Ärisalade jaoks pole registreerimist: kaitse tuleb saladuse hoidmisest. Kuid IP üleandmise lepingud, mis hõlmavad ärisalasid, peaksid need ikka konkreetselt (või klassina) identifitseerima, nii et üleandmise ulatus oleks selge. Defend Trade Secrets Act (DTSA) pakub USA-s ärisaladele föderaalset kaitset, kuid ainult siis, kui on võetud mõistlikke samme saladuse hoidmiseks.

Rahvusvaheline registreerimine

Ettevõtetele, kellel on IP mitmes riigis, omab iga jurisdiktsioon oma registreerimisnõudeid. WIPO koordineerib rahvusvahelisi IP raamistikke, kuid ei halda ühtset globaalset registrid. Suurte turgude (EL, ÜK, Kanada, Austraalia) puhul kontrolli kohalike IP ametite nõudeid registreeritud patentide või kaubamärkide üleandmiste talletamisel.

Samad vead korduvad igal pool. Siin on need, mis maksavad ettevõtetele kõige rohkem.

Viga 1: Lepingu puudumine esimese töövõtjaga

Paljud noorettevõtted värbavad oma esimese arendaja isikliku tutvumise või kiire kaudu. Kõik tundub mitteametlik. Pole standardset lepingut, pole IP üleandmist, ainult käepigistus ja Venmo makse. Ajaks, kui ettevõte on midagi väärt, on see arendaja ammu läinud ja originaalkoodibaasi omand on tõeliselt ebaselge.

Piisab, kui kohtled iga tasulist arenduskaasamist nagu õiguslikku lehingut, olenemata sellest, kui mitteametlik suhe tundub. Üks lehekülg IP üleandmise klausliga ei maksa midagi.

Viga 2: Tuginemine ainult töösuhtele

Mõned asutajad eeldavad, et kuna keegi on täisajaga töötaja, omab ettevõte automaatselt tema tööd. Paljudes jurisdiktsioonides on see osaliselt tõene töösuhte ulatuses tehtud töö puhul, kuid mitte täielikult. Töötajad, kes teevad kõrvaltööd, kirjutavad koodi kodus isiklikul seadmel või panustavad avatud lähtekoodi projektidesse, võivad tekitada ebamäärasust.

Õige viis: iga tehnilise rolliga töötaja peaks töölevõtmisel allkirjastama PIIA. Ära tugine work-for-hire vaikeseadele.

Viga 3: Work-for-hire ilma üleandmise varuklauslita

Nagu arutatud, on work-for-hire'l kitsad seaduslikud piirangud. "Töö tellimiseks" keele kasutamine töövõtja lepingus ilma varuüleandmise klauslita jätab lünki, mida lahkuv töövõtja saaks ära kasutada.

Lisa mõlemad. Pükste ja vööga klausel võtab kaks rida.

Viga 4: Laiad väljajätted ilma ajakavata

Töötaja lubamine varasema IP väljajätmiseks ilma nõudmata neil seda loetleda tekitab lõputut ebamäärasust. Kuus kuud pärast nende lahkumist saavad nad väita peaaegu kõike "varasema IP"-na, kui pole kaasaegset kirjalikku dokumenti.

Nõua varasemate leiutiste ajakava allkirjastamise manusena. Isegi kui see on tühi, on tühi ajakava failis parem kui piiramatu suuline väljajätt.

Viga 5: Lepingute mitteuuendamine pärast rollimuutusi

Arendaja, kes võeti viis aastat tagasi juniorengineerina tööle, allkirjastas kitsalt ulatusega PIIA. Nad on nüüd CTO, kellel on juurdepääs kõigele ja vastutus kogu IP strateegia eest. Nende vana leping ei pruugi katma nende praeguse rolli ulatust.

Vaata IP lepinguid üle, kui töötajad muudavad oluliselt rolle. Uuendatud PIIA ei asenda vana, see täiendab seda.

Ohumärgid lepingutes, mida sulle esitatakse

Kui sa oled arendaja või töövõtja, kes vaatab läbi IP õiguste üleandmise lepingu, mida keegi sulle andis, vaata neid:

• Pole varasema teoste väljajätet: sa võid ära anda töö, mille tegid aastaid enne seda tööandjat
• Pole määratletud vastutasu: täitmisele pööratavusetu mõnes jurisdiktsioonis
• Ulatuse hõlmab tööd, mida tehti täielikult ettevõtte ajast väljaspool isiklikel seadmetel: California §2870 võib selle kehtetuks teha
• Pole kohaldatava õiguse klauslit: ebamäärasus selle kohta, millise jurisdiktsiooni reeglid kehtivad
• Moraalsed õigused pole käsitletud: kui sa oled ELi riigis, on see oluline

IP õiguste üleandmise lepingute allkirjastamine ei peaks nõudma printimist, skaneerimist või inimeste tagaajamist niiskete allkirjade jaoks. Aga allkirjastamise protsess on õiguslikult oluline, eriti lepingute puhul, mis peavad vastu pidama M&A või kohtuvaidluse ajal läbivaatamisele.

Elektrooniliste allkirjade õiguslik kehtivus

USAs loovad ESIGN Act (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act) ja UETA (Uniform Electronic Transactions Act) elektrooniliste allkirjade jaoks õigusliku samaväärsuse käsitsi kirjutatud allkirjadega enamiku ärilepingute puhul, sealhulgas IP õiguste üleandmise lepingud.

ELis hõlmab eIDAS määrus elektroonilisi allkirju. Kõrge panusega IP üleandmiste puhul pakub kvalifitseeritud elektrooniline allkiri (QES) kõrgeimat õiguslikku kaalu ja on samaväärne käsitsi kirjutatud allkirjaga kõigis ELi liikmesriikides.

Mida otsida allkirjastamise töövoost

IP õiguste üleandmise lepingute puhul soovid:

• Auditeerimisjälge, mis näitab, kes allkirjastas, millal ja millisest IP-aadressist
• Isikutuvastust (e-posti kinnitus miinimumina; ID kinnitus kõrge väärtusega lepingute puhul)
• Võltsimistuvastuslikku pitseerimist, et keegi ei saaks vaidlustada, kas allkirjastatud dokument vastab saadetud dokumendile
• Pikaajalist hoiustamist, et saaksid aastaid hiljem õigusliku kontrolli ajal allkirjastatud originaali esitada

Plokiahelaga kinnitatud allkirjastamine lisab veel ühe kihi. Iga allkirjastatud dokument saab krüptograafilise räsi, mis salvestatakse muutumatul pearaamatul. See tähendab, et saad tõendada mitte ainult seda, et keegi allkirjastas, vaid ka seda, et dokument ei ole allkirjastamisest muutunud. IP üleandmiste puhul on see täpselt see tõendus, mis peab vastu, kui omand on vaidlustatud.

Dokumendihalduse jaoks IT-ettevõtetele, kes haldavad IP üleandmisi hajutatud meeskonnas — töötajad erinevates osariikides, töövõtjad mitmes riigis — on töövoog, mis jälgib allkirjastamise staatust, hoiab dokumente krüptograafilise kontrolliga ja organiseerib lepingu tüübi järgi, investeeringu väärt enne, kui satud õigusliku kontrolli olukorda. Loe rohkem plokiahela e-allkirjade õigusliku jõu kohta, kui soovid tehnilisi ja õiguslikke detaile.

Saatmine allkirjastamiseks

Mõned praktilised näpunäited IP üleandmise allkirjastamiseks:

• Saada kaaskirjaga selgitusega, mis dokument on ja miks see oluline on. Segaduses allkirjastaja ei allkirjasta.
• Anna realistlik tähtaeg, ära kiirusta: surve all allkirjastatud leping võib seisata ebamõistliku mõju väljakutsetena.
• Kaug-rahvusvaheliste töövõtjate puhul kinnita kohaldatav õigus ja et neil oli piisavalt aega ülevaatamiseks.
• Hoia allkirjastatud koopiaid kohas, kuhu sinu õigusmeeskond ja tulevased õigusliku kontrolli ülevaatajad hõlpsalt ligi pääsevad.

Chaindoc haldab seda töövoogu lõpuni: saad koostada mallist, saata mitmele allkirjastajale, koguda plokiahelaga kinnitatud allkirju ja organiseerida lepinguid lepingu tüübi järgi ühes kohas. Vaata hinnakirja meeskonnaplaanide jaoks.

Allpool on funktsionaalse IP õiguste üleandmise lepingu mall, mis sobib enamiku USA-põhise tööandja-töötaja või tööandja-töövõtja olukordade jaoks. Kohanda sulgudes väljad oma kontekstiks. California töötajate puhul veendu, et §2870 väljajätte keel on lisatud (see on allpool märgistatud). Välisriigis töövõtjate puhul lisa kohaldatav õigus ja moraalsete õiguste loobumine.

See on lähtekoht, mitte juriidiline nõustamine. Lase kvalifitseeritud advokaadil iga leping enne kasutamist oma konkreetse olukorra jaoks üle vaadata.

---

INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSTE ÜLEANDMISE LEPING

See Intellektuaalomandi Õiguste Üleandmise Leping ("Leping") sõlmitakse [KUUPÄEV] [ETTEVÕTTE NIMI], [OSARIIGI] [üksuse tüüp] ("Ettevõte") ja [ISIKU NIMI] ("Üleandja") vahel.

1. IP ÕIGUSTE ÜLEANDMINE

Üleandja annab sellega tagasipööramatult üle, kannab üle ja edastab Ettevõttele kõik õigused, omandi ja huvid kõigisse Leiutistesse (nagu allpool määratletud), mille Üleandja on välja mõelnud, välja töötanud või praktikasse viinud üksi või koos teistega Üleandja suhte perioodil Ettevõttega, mis: (a) puudutavad Ettevõtte praegust või mõistlikult eeldatavat äri, uuringut või arendust; (b) tulenevad Üleandja poolt Ettevõtte jaoks tehtud tööst; või (c) on välja töötatud Ettevõtte seadmete, tarvikute, rajatiste või Konfidentsiaalse Teabe kasutades.

Selle Lepingu eesmärgil tähendab "Leiutised" kõiki leiutisi, avastusi, arendusi, täiustusi, autoriõigusega kaitstud teoseid, ärisalasid, know-how't, kontseptsioone ja ideid, olenemata sellest, kas need on patenteeritavad või autoriõigusega registreeritavad või sarnaste seaduste alusel.

2. TÖÖ TELLIMISEKS; PÜKSTE JA VÖÖGA KLAUSSEL

Üleandja tunnistab, et kõik selle Lepingu ulatuses olevad Leiutised on töö tellimiseks nii palju kui kohaldatav seadus lubab. Kui mõni Leiutis ei moodusta töö tellimiseks, annab Üleandja sellega Ettevõttele kõik õigused, omandi ja huvid sellises Leiutises, sealhulgas kõik selles sisalduvad intellektuaalomandi õigused.

3. VARASEMATE LEIUTISTE VÄLJAJÄTTE

See Leping ei kehti ühegi Leiutise suhtes, mille Üleandja suudab tõendada, et see on välja töötatud täielikult Üleandja oma ajal ilma Ettevõtte seadmete, tarvikute, rajatiste või ärisaladuste teabe kasutamata, välja arvatud Leiutised, mis puudutavad Ettevõtte praegust või eeldatavat äri või tulenevad Ettevõtte jaoks tehtud tööst. [*California töötajad: vaata Lisa A — California Tööseadustiku §2870 Teade.*]

Üleandja kinnitab, et Leiutised, kui neid on, mis on kirjeldatud Lisa B-s ("Varasemate Leiutiste Ajakava"), millele viidatakse siin, on Üleandja ainus ja eksklusiivne omand ja need ei kuulu selle Lepingu alla.

4. MORAALSETE ÕIGUSTE LOOBUMINE

Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses loobub Üleandja sellega tagasipööramatult kõigist moraalsetest õigustest, sealhulgas omaksvõtu ja terviklikkuse õigustest, siin üleantud Leiutistes ja kohustub mitte kehtestama selliseid õigusi Ettevõtte või selle järeltulijate, litsentsisaajate või üleandjate vastu.

5. KINNITUSED JA GARANTIID

Üleandja kinnitab ja garanteerib, et: (a) Üleandjal on täielik volitus ja õigus see üleandmine teha; (b) siin üleantud Leiutised ei riiva ühegi kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi; (c) Leiutistel pole hüpoteekke, nõudeid ega koormatust; ja (d) Üleandja ei ole varem andnud üle ega kokku leppinud üle andma õigusi Leiutistes ühelegi kolmandale osapoolele.

6. VASTUTASU

Vastutasuna [jätkuva töösuhte ja tasutatud hüvitise / teenuslepingu alusel tasutud tasude eest, mille kuupäev on [KUUPÄEV] / aktsiade andmisest, mis on kirjeldatud [AKTSIALEPINGUS]], mille kättesaamist ja piisavust tunnistatakse, nõustub Üleandja selle Lepingu tingimustega.

7. TÄIENDAVAD KINNITUSED

Üleandja täidab Ettevõtte nõudmisel ja kulul sellised lisadokumendid, annab sellise teabe ja võtab sellised muud meetmed, mis võivad mõistlikult olla vajalikud Ettevõtte õiguste täiuslikuks, registreerimiseks või jõustamiseks üleantud Leiutistes, sealhulgas patenditaotluste, autoriõiguse registreerimiste või USPTO talletusdokumentide täitmine.

8. KOHALDATAV ÕIGUS

Seda Leppingut reguleerivad [DELAWARE'i / CALIFORNIA / MU] osariigi seadused, arvestamata konfliktiõiguse printsiipe.

9. TAGASIPÖÖRAMATUS; JÄTKUMINE

See üleandmine on tagasipööramatu. Selle Lepingu kohustused jäävad kehtima pärast Üleandja suhte lõpetamist Ettevõttega.

---

LISA A — California Tööseadustiku §2870 Teade *(ainult California töötajatele)*

California Tööseadustiku §2872 kohaselt teavitab Ettevõtte sind, et see Leping ei kehti ühegi leiutise suhtes, mis kvalifitseerub California Tööseadustiku §2870 alla, mis näeb ette, et IP üleandmise lepingud ei kehti leiutistele, mis on välja töötatud täielikult töötaja oma ajal ilma tööandja seadmete, tarvikute, rajatiste või ärisaladuste teabe kasutamata, välja arvatud leiutised, mis puudutavad tööandja äri või eeldatavat uuringut, või tulenevad töötaja poolt tööandja jaoks tehtud tööst.

LISA B — Varasemate Leiutiste Ajakava

[Loetle varasemad leiutised siin või kirjuta "Puudub", kui pole varasemaid leiutisi avaldada.]

---

M&A ÕIGUSLIKU KONTROLLI KONTROLLNIMEKIRI — IP JÄLG

Kasuta seda kontrollnimekirja investorite või omandajate IP ülevaatuseks ettevalmistamisel:

• [ ] Kõigil praegustel töötajatel on allkirjastatud PIIA, mis hõlmab kogu töösuhet
• [ ] Kõik endiste töötajate PIIA-d on salvestatud ja leitavad
• [ ] California töötajatel on §2870 nõuetele vastavad lepingud
• [ ] Kõigil töövõtjatel on selge IP üleandmise klausel (mitte ainult work-for-hire)
• [ ] Välisriigis töövõtjatel on kohaldatav õigus + moraalsete õiguste loobumine
• [ ] Kõik asutajad on andnud üle asutamise eelse IP
• [ ] USPTO patendiüleandmised registreeritud ettevõtte nimele
• [ ] Avatud lähtekoodi litsentsi inventuur täielik — pole GPL varas koodis
• [ ] Pole kolmandate osapoolte IP nõudeid või vaidlusi
• [ ] Kõik lepingud salvestatud võltsimistuvastuslike auditeerimisjälgedega
• [ ] Lahkunud töötajate lahkumislepingud kinnitavad, et IP sätted jäid kehtima